El TSJC anula una marca casi idéntica a Canarias Ahora autorizada por Industria durante el mandato de José Manuel Soria

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha anulado por “el altísimo riesgo de confusión entre los consumidores” el nombre de otro medio digital casi idéntico a Canarias Ahora, autorizado por la Oficina de Patentes y Marcas del Ministerio de Industria en noviembre de 2015, durante el mandato del exministro José Manuel Soria en ese departamento del Gobierno de España, responsable de esos registros.

En una sentencia fechada el 10 de julio, la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Primera) del TSJC ha estimado íntegramente el recurso interpuesto por la empresa editora de Canarias Ahora, Clan de Medios, Comunicación y Marketing, contra la resolución de 18 de mayo de 2016 de la Oficina de Patentes y Marcas, en la que se desestimaba un recurso de alzada “por la existencia de confusión entre los registros nominativos y entre las marcas Canarias Ahora y Canarias en Hora”. Los jueces han condenado a las costas judiciales, hasta 3.000 euros, al ministerio.

La sentencia, firmada por el presidente de la Sala, César García Otero, y sus colegas Jaime Borrás Moya y Francisco José Gómez Cáceres, este último magistrado como ponente de la misma, deja en mal lugar las decisiones administrativas tomadas por el Ministerio de Industria contra la oposición por parte de este diario al registro de la marca calcada, y ensalza los argumentos expuestos por la parte actora, bajo la dirección letrada de Eugenio Luis Rodríguez Díaz, socio director de RPAbogados.

“No es fácil entender qué movió a la Dirección General [de Patentes y Marcas] a resolver en el sentido que lo hizo [desestimar la oposición al registro]”, indica el ponente, “pues, dedicándose ambas empresas a, exactamente, lo mismo y usando los mismos canales, el riesgo de confusión es manifiesto, incuestionable, de una claridad cegadora tal que bien podría servir como impecable ejemplo académico de qué es lo que prohíbe el artículo 6 de la Ley de Marcas”.

La contundencia con la que se dirige el magistrado al Ministerio de Industria viene de la propia resolución de su Oficina, que ya el 10 de julio de 2015 desestimaba en fase administrativa la oposición interpuesta en nombre de Clan de Medios por el Instituto Canario de Marcas y Patentes, dirigido por Jorge Zerpa.

En la misma, la directora general exponía todos los supuestos, fonéticos y gráficos, en que una marca no debería ser registrada como derecho de una empresa a su propio prestigio sin que otra pueda aprovecharse del mismo, supuestos que venían a coincidir con este litigio, pero de manera del todo inexplicable daba por válida la cabecera propiedad de la mercantil Etiazul SA, que ni siquiera contestó al recurso ya en la jurisdicción de lo contencioso. De ahí que la condena en costas sea exclusivamente para el Ministerio de Industria.

“La prueba evidente de que ello es así”, continúa la sentencia en relación al claro ejemplo de que nunca se debió permitir el registro de esa marca, “fluye clara y abundantemente de los diversos ejemplos expuestos en la demanda actora”.

De los mismos sostiene el juez: “(cuyos argumentos –para nuestro descanso-, como mínimo en la parte que hemos transcrito con anterioridad, esta Sala hace explícitamente suya, tanto por la solidez de los mismos como, claro está, por estar, los que de ello precisaban, adecuadamente acreditados, tal es el caso de los datos de difusión, antigüedad, etc. de ambas entidades), siendo, sin duda, los más sorprendentes los protagonizados por los máximos responsables de la entidad ”Canarias en Hora“, anécdotas que, desde otra perspectiva, arrojan suficiente luz para ver el propósito perseguido por quien ideó el nombre en cuestión”.

El magistrado remata la sentencia con una “referencia estrictamente privada”, ya que además de ponente también es “público, en la acepción que esta locución tiene en la repetida Ley de Marcas”. Y dice: “El autor de esta ocurrencia ha vivido siempre, desde que nació, en las Islas Canarias. Sabe perfectamente qué es ”Canarias Ahora“ y a qué se dedica. Sin embargo, supo de la existencia de ”Canarias En Hora“ hace unos días: Cuando dio inicio al estudio de este recurso contencioso-administrativo”.

El ponente resalta la falta de diligencia que tuvo en su labor la Oficina Española de Patentes y Marcas a la hora de analizar la oposición al registro de esa cabecera. “[…] por no entrar en el análisis del tema, no tuvo ni siquiera en cuenta las particularidades fonéticas, semánticas y, específicamente, de vocalización que tenemos los canarios –singularidades que multiplica por mil el riesgo de confusión-, no cumplió en esta ocasión con el deber de protección que tiene legalmente encomendado, pues ya no es solo que exista plena coincidencia entre los servicios ofrecidos entre la marca impugnada y su oponente, sino que, incluso si no la hubiese habido, ”Canarias En Hora“ no es distintiva”.

Se refiere la sentencia a que esa cabecera “no cumple la función individualizadora que es exigible a toda marca, sin que a esta conclusión quepa añadir el carácter genérico y componente geográfico e inapropiable de la expresión ”Canarias“ [tal y como argumentó el Ministerio de Industria para autorizarla], pues el problema no radica aquí, sino en ”Ahora“ y su sustancial semejanza con ”en Hora“, y, desde luego, en el orden fonético, para la práctica totalidad de los canarios –este ponente el primero- tal sustancial semejanza deja de serlo para convertirse en expresiones idénticas o cuasi-idénticas”.

“Y no se nos diga –como nos ha dicho la Oficina de Patentes y Marcas- que hay diferencias entre los respectivos gráficos: Hablamos de productos que se ofrecen a través de Internet!!!.”, concluye la sentencia, contra la que cabe recurso ante el Tribunal Supremo por parte de la parte demandada, el Ministerio de Industria. Aunque en la misma el ponente destaca el silencio guardado por la otra parte, “lo que no admite otra interpretación que la de un reconocimiento implícito de que el acto recurrido era indefendible”.

La entidad Etiazul SA, que fue advertida desde el 20 de enero de 2015 por parte de la dirección de Canarias Ahora para que no utilizara esa marca casi idéntica, días antes de su salida al mercado, registró también otra cabecera igual con la coletilla “periodismo innovador” cuando se iniciaron las acciones legales por parte de este periódico. Esa segunda marca también ha sido recurrida en lo contencioso.